Un acuerdo de coexistencia es un tipo de contrato utilizado por abogados que se ocupan de marcas y patentes, cuando dos empresas deciden utilizar marcas, logotipos, identificadores de brand similares. El titular de una marca puede dar lugar al uso indebido de la misma, llamando a juicio a quien la use, aun sólo en una versión similar a la suya, demostrando el correcto registro de la marca. Sin embargo, en ocasiones, las partes involucradas creen que es más útil celebrar un contrato de coexistencia sobre el uso de la marca estableciendo:
- limitaciones mutuas de sus derechos;
- los métodos de uso de las marcas confundibles.
El objeto del contrato es:
- evitar que las marcas generen confusión y engaño en el público;
- tener una mejor y más efectiva estrategia de marketing.
Estas son las principales razones para celebrar un contrato de uso conjunto de una marca
Los contratos de coexistencia se refieren a marcas confusas, entrometidas, intercambiables. Por lo que un contrato de coexistencia puede ser útil para:
- prevenir disputas sobre el uso de la marca registrada;
- resolver la controversia en curso con un acuerdo negociado entre las partes;
- ocuparse de las transiciones o traspasos generacionales entre los herederos de una empresa;
- poder utilizar la misma marca en varias empresas.
Cómo y por qué se legitimaron los contratos de coexistencia sobre marcas
Hasta cierto tiempo, los contratos de coexistencia para la gestión común de una marca no se consideraban legítimos. La razón residía en que los consumidores, usuarios, terceros podían ser inducidos a error o confusión por la existencia de dos marcas similares o idénticas. Además, la marca cumple una función distintiva de la empresa. El uso de la misma marca o dos marcas similares para dos empresas diferentes llevó a creer que la función distintiva ya no era válida. Además, se pensaba que el acuerdo de convivencia entre marcas violaba la prohibición de cesión de la marca lanzada por la empresa. Sin embargo, con el tiempo, prevalecieron otras consideraciones regulatorias. Por ejemplo, la coexistencia negociada con un contrato entre dos marcas similares:
- evita la competencia desleal y protege a los consumidores de posibles confusiones;
- hace posible la transferencia de la marca entre empresas bajo concesión o licencia sin resultar en engaño para el cliente consumidor.
Finalmente, con la sentencia 4225/1991, el Tribunal de Casación estableció que el acuerdo de coexistencia “no se ve afectado por nulidad ni por el hecho de que no vaya acompañado de un acto correlativo de disposición de la sociedad titular de la marca, ni por el hecho de que posibilite el uso de una marca que pueda confundirse con la que es objeto de la referida titularidad”.
Cabe señalar que aún no existe una ley que regule el uso plural de la marca. La legitimación jurídica del uso de la marca se deriva, por tanto, de los artículos del Código Civil, del Código de la Propiedad Industrial, del Reglamento de Marcas de la UE que establecen respectivamente:
- Art. 20 c.p.i.: “el titular tiene derecho a prohibir a terceros, sin su consentimiento, utilizar” su propio signo;
- Art. 1322 Código Civil italiano: «las partes pueden celebrar contratos que no pertenezcan a los tipos que tienen una disciplina particular, siempre que estén destinados a lograr intereses dignos de protección según el sistema legal» como resolver o anticipar la resolución de cualquier disputa entre marcas;
- Art. 178, co. 1 c.p.i.: la Oficina Italiana de Patentes y Marcas Registradas (UIBM), “comunica la oposición al solicitante del registro con el aviso, también al oponente, del derecho a llegar a un acuerdo de conciliación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la comunicación”;
- Arte. 47 (4) del RMUE: en la sentencia de oposición, «La Oficina podrá, a su discreción, invitar a las partes a una conciliación».
Diferencias en los contratos de uso de la marca entre el Nacional y la marca EUIPO
Como sabemos, una nueva marca debe cumplir con las reglas y no debe replicar una marca existente. Después del registro, cualquier persona que se considere perjudicada puede presentar una solicitud de oposición a la marca dentro de los tres meses siguientes al registro por una serie de razones tales como la identidad o similitud de la marca idéntica a otra, de manera que se genere confusión entre dos marcas, el uso de retratos de personas, nombres, signos artísticos, etc. sin consentimiento. En este sentido, existe una diferencia sustancial entre la marca nacional italiana y la de la UE. De hecho, la marca de la UE no puede declararse nula, si el titular ha dado su consentimiento para el registro del otro antes de presentar la solicitud de nulidad. Sin embargo, en la oposición N. b3046235, 30/01/2020, se estableció que “la coexistencia de dos marcas combinadas con otros elementos puede contribuir a reducir el riesgo de confusión solo si el solicitante ha demostrado que tal coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión”
Por lo tanto, los acuerdos de marca son útiles por las razones expuestas, pero no son vinculantes de ninguna manera.
Qué debe contener un acuerdo sobre el uso de una marca
El acuerdo debe tener un contenido que indique claramente la naturaleza y el alcance del acuerdo. En primer lugar, bajo pena de nulidad del contrato, existe un acuerdo sobre el uso de la marca si se firma el pacto de no agresión, con el que las partes se comprometen a no impugnar, en el cumplimiento de las condiciones existentes, los recíprocos registrados en el futuro o ya existentes. El acuerdo debe contener cláusulas de diferenciación relativas a:
- signos distintivos de la marca del producto o servicio;
- países y mercados de comercialización, evitando la presencia de dos marcas similares o idénticas en el mismo mercado;
- métodos de comercialización.
Finalmente, es necesario identificar las áreas de productos, incluso si en los mercados actuales y con la evolución tecnológica, las áreas de productos ya no son distintas y distantes como lo eran antes. En los casos en que las divisiones societarias son múltiples, siempre es útil redactar un acuerdo sobre el uso de la marca contactando abogados que se ocupan de la protección de la marca, las patentes y la propiedad industrial y el intelecto.
